正当使用商标标识行为的认定标准
来源：中国知识产权报 时间：2012-02-07 10:28:50
本案要旨
我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其它特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。基于上述规定，商标标识的正当使用，应当满足使用出于善意、并非作为自己商品的商标使用、仅是为了说明或者描述自己商品的条件。
案情
经国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）核准，四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称五粮液集团）取得了第160922号“WULIANGYE五粮液”及图注册商标和第3879499号“五粮液68及图”的注册商标专用权，分别核定使用在第33类含酒精的饮料（啤酒除外）等商品上。五粮液集团于2006年1月1日授权宜宾五粮液股份有限公司（下称宜宾五粮液公司）独占使用上述商标。“五粮液”品牌在2010中国最有价值的品牌评价中居全国白酒制造业第一。
北京寅午宝酒业有限公司（下称寅午宝公司）成立于2010年3月，股东高继朋于2005年11月18日向商标局申请注册“中原七粮液”商标，未获准注册。
2011年1月14日，宜宾五粮液公司在北京众缘果蔬产销专业合作社（简称众缘合作社）购买到寅午宝公司生产的“七粮液”53度白酒一箱（含6瓶酒及宣传册），售价850元。同月16日，宜宾五粮液公司在寅午宝公司购买到其生产的“七粮液”53度白酒一箱（含6瓶酒及宣传册），售价1560元。
上述被控侵权产品的外包装箱正面、内包装盒正面及宣传册上以较大字体使用“七粮液”字样。酒瓶瓶身分上下两部分，上半部分瓶颈处以较大字体使用“七粮液”字样，下半部分印有“中原七粮液”图文组合商标，其中以较大字体使用了“七粮液”字样。
宜宾五粮液公司认为寅午宝公司、众缘合作社及高继朋侵犯了其商标专用权，故诉至法院请求判令：1、寅午宝公司立即停止生产销售以“七粮液”为酒名的酒类产品；2、众缘合作社立即停止销售以“七粮液”为酒名的酒类产品；3、三被告在《法制日报》上公开向原告赔礼道歉、消除影响；4、三被告连带赔偿因其侵权行为造成的经济损失人民币50万元。
判决
北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项、第四条，第九条、第十条、第十六条第一款、第二款之规定，判决：一、寅午宝公司停止生产、销售涉案侵权的“七粮液”酒产品；二、寅午宝公司赔偿宜宾五粮液公司经济损失五万元；三、众缘合作社停止销售寅午宝公司生产的涉案侵权的“七粮液”酒产品；四、驳回宜宾五粮液公司的其他诉讼请求。寅午宝公司不服提起上诉，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定作出判决：驳回上诉，维持原判。
评析
本案的焦点问题在于寅午宝公司在其涉案被控侵权产品上所标识“七粮液”的行为是否属于商标标识的正当使用,是否仅是对商标描述性的、商品名称意义上的使用。
根据Trips协议第十七条的规定，成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的利益。我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其它特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。笔者认为商标标识正当使用规则的建立目的在于保护竞争者对自身产品进行描述的自由，因此其相关认定标准亦应围绕该制度建立的初衷而设立。
一、商标标识的使用的其主观应为善意。
商标法本意为维护市场中各商事主体之间有序、合法、健康地进行商业竞争，因此商标法意义上的“善意”与民法上的善意有所区别，并不是以是否“知道”为判断标准，而应当以是否形成不正当竞争为主观善意的衡量标准。只要注册商标权人以外的主体并非以不正当竞争目的进行使用，应当认定为“善意”。本案中，寅午宝公司在被控侵权产品的外包装箱正面、内包装盒正面及宣传册上均以较大字体使用“七粮液”的字样，并且在酒瓶瓶身的上半部分瓶颈处以较大字体使用“七粮液”字样，下半部分在印有“中原七粮液”图文组合商标中仍以较大字体突出使用了“七粮液”字样，寅午宝公司将“七粮液”置于醒目处的行为存在不正当竞争的使用意图，因此不能认定其具有“善意”。
二、商标标识的使用并非商标意义上的使用。
如果商标标识本身包含了表明商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、规格、产地、形状等因素的内容，即使商标权人对商标标识进行了注册，其也不能阻断其它市场主体对该标识的正当合理使用，即非商标权人的主体使用该标识，仅是出于为了让相关公众了解商品或服务本身的属性为目的，如果其使用商标标识已经起到了表明商品或服务的来源的作用，与商标本身的属性相同，则不属于正当性的使用。同时需要说明的是，即使使用者本身在主观上并不存在将该标识作为商标使用的意图，但在客观上造成了相关公众认为其为商标性质的使用的，则不能认定为正当性的使用。本案中，通过寅午宝公司在被控侵权产品上对“七粮液”的使用状况分析，相关公众以一般的认知习惯，会将“七粮液”标识本身作为商标予以认知，因此寅午宝公司对涉案标识的使用属于商标意义上的使用。
三、商标标识的使用仅为了说明或者描述商品或服务本身。
在商标标识的使用中，是否会对商标权人的商誉造成损害、是否会损害商标权人的经济利益均是商标标识是否正当使用的考量因素，只有使用者对该商标标识的使用仅为表明自己商品或服务的属性时，才不会使商标权人的利益受损，也才能认定为正当使用。本案中，虽然寅午宝公司主张“七粮液”系为描述商品的原料，但是其在被控侵权产品中突出使用“七粮液”已经超出了一般描述性文字的表现形式，并且该标识标注在商品显著位置，已不属于一般商业惯例中的描述性使用，且寅午宝公司并未举证证明被控侵权产品确由其所描述的七种原材料所制造，因此寅午宝公司对“七粮液”的使用不能认定为描述性的使用。
基于上述的分析，一、二审法院均认定寅午宝公司关于正当使用商标标识的抗辩理由不能成立，并且寅午宝公司使用“七粮液”标识与涉案注册商标构成近似商标，最终判定寅午宝公司承担了相应的侵权责任。
我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其它特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。基于上述规定，商标标识的正当使用，应当满足使用出于善意、并非作为自己商品的商标使用、仅是为了说明或者描述自己商品的条件。
案情
经国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）核准，四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称五粮液集团）取得了第160922号“WULIANGYE五粮液”及图注册商标和第3879499号“五粮液68及图”的注册商标专用权，分别核定使用在第33类含酒精的饮料（啤酒除外）等商品上。五粮液集团于2006年1月1日授权宜宾五粮液股份有限公司（下称宜宾五粮液公司）独占使用上述商标。“五粮液”品牌在2010中国最有价值的品牌评价中居全国白酒制造业第一。
北京寅午宝酒业有限公司（下称寅午宝公司）成立于2010年3月，股东高继朋于2005年11月18日向商标局申请注册“中原七粮液”商标，未获准注册。
2011年1月14日，宜宾五粮液公司在北京众缘果蔬产销专业合作社（简称众缘合作社）购买到寅午宝公司生产的“七粮液”53度白酒一箱（含6瓶酒及宣传册），售价850元。同月16日，宜宾五粮液公司在寅午宝公司购买到其生产的“七粮液”53度白酒一箱（含6瓶酒及宣传册），售价1560元。
上述被控侵权产品的外包装箱正面、内包装盒正面及宣传册上以较大字体使用“七粮液”字样。酒瓶瓶身分上下两部分，上半部分瓶颈处以较大字体使用“七粮液”字样，下半部分印有“中原七粮液”图文组合商标，其中以较大字体使用了“七粮液”字样。
宜宾五粮液公司认为寅午宝公司、众缘合作社及高继朋侵犯了其商标专用权，故诉至法院请求判令：1、寅午宝公司立即停止生产销售以“七粮液”为酒名的酒类产品；2、众缘合作社立即停止销售以“七粮液”为酒名的酒类产品；3、三被告在《法制日报》上公开向原告赔礼道歉、消除影响；4、三被告连带赔偿因其侵权行为造成的经济损失人民币50万元。
判决
北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项、第四条，第九条、第十条、第十六条第一款、第二款之规定，判决：一、寅午宝公司停止生产、销售涉案侵权的“七粮液”酒产品；二、寅午宝公司赔偿宜宾五粮液公司经济损失五万元；三、众缘合作社停止销售寅午宝公司生产的涉案侵权的“七粮液”酒产品；四、驳回宜宾五粮液公司的其他诉讼请求。寅午宝公司不服提起上诉，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定作出判决：驳回上诉，维持原判。
评析
本案的焦点问题在于寅午宝公司在其涉案被控侵权产品上所标识“七粮液”的行为是否属于商标标识的正当使用,是否仅是对商标描述性的、商品名称意义上的使用。
根据Trips协议第十七条的规定，成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的利益。我国商标法实施条例第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其它特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。笔者认为商标标识正当使用规则的建立目的在于保护竞争者对自身产品进行描述的自由，因此其相关认定标准亦应围绕该制度建立的初衷而设立。
一、商标标识的使用的其主观应为善意。
商标法本意为维护市场中各商事主体之间有序、合法、健康地进行商业竞争，因此商标法意义上的“善意”与民法上的善意有所区别，并不是以是否“知道”为判断标准，而应当以是否形成不正当竞争为主观善意的衡量标准。只要注册商标权人以外的主体并非以不正当竞争目的进行使用，应当认定为“善意”。本案中，寅午宝公司在被控侵权产品的外包装箱正面、内包装盒正面及宣传册上均以较大字体使用“七粮液”的字样，并且在酒瓶瓶身的上半部分瓶颈处以较大字体使用“七粮液”字样，下半部分在印有“中原七粮液”图文组合商标中仍以较大字体突出使用了“七粮液”字样，寅午宝公司将“七粮液”置于醒目处的行为存在不正当竞争的使用意图，因此不能认定其具有“善意”。
二、商标标识的使用并非商标意义上的使用。
如果商标标识本身包含了表明商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、规格、产地、形状等因素的内容，即使商标权人对商标标识进行了注册，其也不能阻断其它市场主体对该标识的正当合理使用，即非商标权人的主体使用该标识，仅是出于为了让相关公众了解商品或服务本身的属性为目的，如果其使用商标标识已经起到了表明商品或服务的来源的作用，与商标本身的属性相同，则不属于正当性的使用。同时需要说明的是，即使使用者本身在主观上并不存在将该标识作为商标使用的意图，但在客观上造成了相关公众认为其为商标性质的使用的，则不能认定为正当性的使用。本案中，通过寅午宝公司在被控侵权产品上对“七粮液”的使用状况分析，相关公众以一般的认知习惯，会将“七粮液”标识本身作为商标予以认知，因此寅午宝公司对涉案标识的使用属于商标意义上的使用。
三、商标标识的使用仅为了说明或者描述商品或服务本身。
在商标标识的使用中，是否会对商标权人的商誉造成损害、是否会损害商标权人的经济利益均是商标标识是否正当使用的考量因素，只有使用者对该商标标识的使用仅为表明自己商品或服务的属性时，才不会使商标权人的利益受损，也才能认定为正当使用。本案中，虽然寅午宝公司主张“七粮液”系为描述商品的原料，但是其在被控侵权产品中突出使用“七粮液”已经超出了一般描述性文字的表现形式，并且该标识标注在商品显著位置，已不属于一般商业惯例中的描述性使用，且寅午宝公司并未举证证明被控侵权产品确由其所描述的七种原材料所制造，因此寅午宝公司对“七粮液”的使用不能认定为描述性的使用。
基于上述的分析，一、二审法院均认定寅午宝公司关于正当使用商标标识的抗辩理由不能成立，并且寅午宝公司使用“七粮液”标识与涉案注册商标构成近似商标，最终判定寅午宝公司承担了相应的侵权责任。